- Le dépôt d’une marque est soumis au respect des critères de base, fixés par l’INPI.
- Pour être enregistrable, une marque doit notamment être disponible, distinctive, et licite.
- Une marque non-distinctive risque d’être rejetée dès l’enregistrement, avec une perte des frais de dépôt, ou bien être difficile à protéger.
- Une marque non-disponible est opposable pendant la procédure d’enregistrement, et est susceptible d’être exposée à une action en nullité ou en contrefaçon, avec un impact financier fortement pénalisant.
- La rédaction des libellés permet de déterminer les classes de produits et/ou de services couverts par la marque.
- Il s’agit d’un exercice stratégique qui, s’il est mal exécuté, manque son but de protéger la marque.
Les critères de base
L’objectif d’une marque est de différencier les produits et/ou les services d’une entreprise, par rapport à la concurrence, en les rendant justement identifiables pour sa clientèle.
La procédure d’enregistrement d’une marque oblige à respecter certaines règles, étudiées pour poser des bases juridiques. Un projet de marque doit ainsi se conformer de prime abord à des critères fixés par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle).
Pour être enregistrée, une marque doit d’abord être disponible. Cela suppose d’effectuer des recherches d’antériorités afin de s’assurer qu’il n’existe pas de marque identique ou similaire, déposée pour un domaine d’activité comparable à celui qui est visé par le déposant.
Une marque doit également être clairement distinctive, afin de ne pas contrevenir au droit antérieur d’une marque existante, et d’atteindre son objectif qui est de rendre les produits et/ou les services d’une entreprise identifiables.
Elle doit également être licite. Ce qui signifie concrètement qu’on ne peut pas déposer n’importe quel élément (nom commun, appellation d’origine contrôlée, etc.). Elle ne doit pas être descriptive et reprendre des mots ou des expressions qui désignent des caractéristiques essentielles des produits et/ou des services visés. Par exemple, il n’est pas possible de déposer la marque « Thé » pour vendre du thé. Les termes qui décrivent explicitement un produit ou un service, doivent rester libres d’utilisation pour tous les acteurs du secteur d’activité.
De même, une marque ne doit pas tromper le consommateur sur le produit et/ou le service, ses caractéristiques et sa provenance.
Enfin, elle doit être conforme aux valeurs fondamentales du sens moral de la société.
Les erreurs fréquentes
Le respect des critères posés par l’INPI permet de préparer l’enregistrement d’une marque dans de bonnes conditions, mais ne constitue pas pour autant une garantie infaillible. L’ampleur du nombre de marques existantes, oblige à redoubler d’attention et à prendre toutes les précautions nécessaires, pour se prémunir contre les risques liés à une marque mal déposée.
Critère de la distinction
Le critère de distinction est fondamental, car la force d’une marque réside dans sa capacité à se dissocier de la concurrence. Pour être efficace juridiquement, une marque doit viser la singularité. Or, la tentation est forte de reprendre une caractéristique essentielle descriptive dans le nom de la marque, ce qui n’est pas sans conséquence. Un dossier rejeté pour cette raison, se traduit par une perte pure et simple des frais de dépôt. Et si, par inadvertance, le dossier passe la vigilance des contrôles de l’INPI, la marque en question est difficile à protéger du point de vue du droit des marques, voire indéfendable.
Critère de la disponibilité
Le critère de la disponibilité est également très important. Une marque est mal déposée, si elle ne tient pas compte d’une marque similaire ou même identique, dans un secteur d’activité semblable, antérieurement déposée par un tiers. Cela se produit quand les recherches d’antériorité n’ont pas été suffisamment approfondies,pour s’assurer de la disponibilité de la marque.
Une marque déposée dans ces conditions est affaiblie de ce fait. Elle est potentiellement exposée à une procédure d’opposition dès la phase d’enregistrement, et à une action en nullité, voire en contrefaçon, pour faire valoir des droits antérieurs. Le titulaire d’une marque antérieurement déposée a une marge d’action très large, puisqu’il peut faire valoir son droit pendant cinq années à partir du moment où il a effectivement connaissance d’une marque concurrente irrégulière.
Les conséquences, dans ce cas, sont très graves. En cas d’action en nullité, le titulaire d’une marque mal déposée se voit privé de l’exploitation de cette marque. Cela se traduit par une perte matérielle immédiate liée à l’obligation de détruire les produits et les supports de communication de la marque mise en cause. Cela suppose également une perte du retour sur investissement de la marque destituée, ainsi que la nécessité de réinvestir dans une nouvelle marque, en plus du paiement de dommages et intérêts en cas d’action en contrefaçon. Au total, l’impact financier est fortement pénalisant et peut porter un coup fatal à une jeune entreprise.
Libellé mal rédigé
La rédaction du libellé est une étape importante du dépôt de marque. Il s’agit de la liste des produits et/ou services qui seront en rapport avec la marque déposée, et qui seront précisément couverts par la protection de la marque. Les catégories de produits et de services existants sont organisées en une classification générale. L’INPI utilise la classification internationale de Nice, composée de 45 classes.
Il faut donc clairement identifier en amont les produits et/ou les services qui seront concernés par le dépôt de marque, afin de déterminer les classes pertinentes à choisir pour protéger la marque. Il faut également prévoir l’évolution souhaitée de l’offre de produits et/ou de services, afin d’anticiper toutes les classes à retenir. Il n’est, en effet, pas possible de rajouter de nouveaux produits ou services après le dépôt d’une marque et donc, en cas d’oubli, il faut procéder à un nouveau dépôt.
Toutefois, il faut être vigilant, car un libellé qui contient un trop grand nombre de classes, augmente la probabilité d’empiéter sur la protection de marques antérieures, et donc de déboucher sur des situations conflictuelles.
De même, un libellé trop vaste (notamment ceux pré-rédigés pas l’INPI), protège mal la marque. Or, il est tout à fait possible de rédiger un libellé sur-mesure, qui cible précisément l’activité visée par la marque. Il est préférable dans ce cas de solliciter un professionnel qui possède les compétences techniques et rédactionnelles ad hoc.
